創造性與專利申請文件撰寫【李文紅】

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創造性與專利申請文件撰寫

文/李文紅 馮德魁

一．問題的提出

根據專利法第二十二條第一款的規定，授予專利權的發明和實用新型應當具備新穎性、創造性和實用性。也就是說，具備創造性是一件發明和實用新型授予專利權的必要條件之一。因此，在專利申請文件的撰寫中必須充分地考慮到技術方案的創造性問題，否則，有可能在後續的專利審批過程和可能的無效程序中給申請人帶來利益上的損失。

二．創造性及其評價標準

根據專利法第二十二條第三款的規定，發明的創造性，是指同申請日前已有的技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步。

《審查指南》進一步規定，所謂發明具有突出的實質性特點，是指對所述技術領域的技術人員來說，發明相對於現有技術是非顯而易見的。發明有顯著的進步，是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技術效果。

三．與創造性因素相關的組成部分

對於專利申請文件的撰寫，應該明確發明或實用新型的技術方案相對於現有技術是非顯而易見的，且與現有技術相比能夠產生有益的技術效果。爲此，需要參考《審查指南》中給出的有關現有技術是否顯而易見的三個步驟來進行背景技術的描述、技術問題的界定和技術方案的確定，並根據《審查指南》中給出的顯著的進步的判斷要求來進行有益效果的撰寫。

四、考慮創造性因素的申請文件撰寫

《審查指南》中給出的有關現有技術是否顯而易見的三個步驟具體爲：確定最接近的現有技術、確定發明的區別技術特徵和發明實際解決的技術問題、判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。其中，判斷是否顯而易見的過程要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啓示。

因此，在一些特殊的情形中，有可能的話，可以預先有意識地在申請文件的撰寫中進行一些必要的描述，以說明現有技術中不存在技術啓示。

例如，如果代理人在撰寫時檢索到兩篇對比文件，該兩篇對比文件的結合可能破壞創造性，應該如何採取措施，使得申請文件記載的技術方案在創造性方面更有說服力，並增加答覆審查意見或者應對可能的無效程序的主動性？顯然，撰寫申請文件時需要說明兩篇對比文件的結合是沒有技術啓示的。例如，指出所述的兩篇對比文件沒有結合的必要，也即現有技術中不存在解決本發明或實用新型面對的技術問題的需求，自然本領域的技術人員也不會想到將兩者結合，從而說明兩者沒有結合的技術啓示。或者，指出兩者即使結合也需要克服一定的技術難題，或者帶來新的技術問題無法克服，而本發明或實用新型的技術方案卻不會產生該技術問題或者可以克服此技術問題，反映出發明人爲本技術方案的產生付出了創造性的勞動。

此外，在發明人披露的技術方案解決的技術問題和對比文件解決的技術問題相同，但是技術特徵較爲相似，即技術方案稍有不同之處的情形下，應該如何進行處理，以得申請文件記載的技術方案在創造性方面更有說服力，並增加答覆審查意見或者應對可能的無效程序的主動性？

這種情況下，如果處理不當，有可能會被認爲該對比文件中存在對本技術方案的啓示，影響到本技術方案的創造性。這是因爲，二者的技術問題相同，而技術特徵較爲相似，有可能會被認爲二者的替代是顯而易見的，從現有技術出發，不需要花費創造性的勞動就能得到本發明或實用新型的技術方案。

爲此，一種可能的解決方案是找出本技術方案和對比文件的不同之處，針對所述不同之處重新界定技術問題和確定必要技術特徵。這樣可能使發明人想要保護的技術方案的範圍變小，從而損害申請人的利益。

另一種可能的解決方案是不重新界定技術問題，而是闡明本發明或實用新型的技術方案與現有技術的不同之處，說明技術特徵雖然較爲相似，但是有區別，且所述區別是不能從現有技術中得到技術啓示的。爲此，可以指出現有技術中具有不完善的地方或技術上的缺陷，而本發明或實用新型的技術方案不同於現有技術的技術特徵能夠克服現有技術的方案的缺陷，本發明或實用新型的技術方案作爲一個整體具有創造性。

此外，在申請文件的撰寫過程中應該儘量避免一些不當的描述，以免由於這些不當的描

述產生現有技術存在技術啓示的假象。例如，是否存在某種技術啓示與背景技術的描述和技術問題的界定是密切相關的，如果撰寫不當，可能帶來嚴重的效果。

例如，因爲沒有找到導致缺陷產生的因素，現有技術存在的缺陷在一段時期都未能得到解決。在發明人的研發過程中，分析得到了導致缺陷產生的原因，並針對該原因採用相應的技術手段來克服現有技術存在的缺陷。在一些發明或實用新型的技術方案中，所述相應的技術手段可能是常見的，相對簡單的，在另一件或多件現有技術中已經有所披露。如果在專利申請文件的撰寫中，將發明人分析得到的導致缺陷產生的原因記載在背景技術中，通常會被認爲是現有技術，這是因爲背景技術部分記載的內容應當是對發明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術，也就是現有技術。從而，結合背景技術和所述的另一件或多件現有技術，可能得出現有技術整體上存在對本發明或者實用新型的技術方案的啓示，導致審查員或公衆對其創造性的合理質疑。

也就是說，在申請文件撰寫時，在背景技術部分需要描述的現有技術的技術方案及其存在的缺陷和問題，不宜將發明人研發過程中產生的技術思路等披露在背景技術部分。

此外，在上述的例子中，也隱含着技術問題的界定和技術啓示的關係。具體地說，如果在專利申請文件的撰寫中，將發明人分析得到的導致缺陷產生的原因記載在背景技術中，則意味着本發明或實用新型需要解決的技術問題是與導致缺陷產生的原因對應的技術問題，而不是發明人在研究過程中面對的現有技術的缺陷。也就是說，將本來屬於發明人的創造性勞動（分析得到導致缺陷產生的原因）描述成了現有技術。這種情形下，由於認爲導致缺陷的原因是已知的，從而在另一件或多件現有技術的啓示下，應用相應的技術手段來克服這個缺陷成爲顯而易見的。

此外，對於較爲簡單的技術方案，可以在說明書中限制發明或者實用新型的應用領域，從而避開可能存在現有技術的技術領域帶來的不利影響，減少創造性被對比文件破壞的可能性。

另外，《審查指南》中還給出了判斷一個技術方案是否具有專利法所規定的創造性的輔助判斷標準：本發明是否解決了人們一直渴望解決但是始終未能獲得成功的技術難題？是否發明克服了技術偏見？是否發明取得了意料不到的技術效果？是否發明獲得了商業上的成功？只要技術方案存在上述的一種情況，則可初步認爲發明具有創造性。爲此，在撰寫專利申請文件時，應該儘量和發明人就上述輔助判斷標準進行溝通，如果答案是肯定的話，應該在申請文件

中記載這些事宜，以使得申請文件記載的技術方案在創造性方面更有說服力，並增加答覆審查意見或者應對可能的無效程序的主動性。

五．總結及建議

總之，關於申請文件的撰寫，要時刻考慮到申請文件的創造性，將創造性的審查標準和審查指南對創造性的要求應用到申請文件的撰寫當中，以增強申請文件的創造性的說服力，並增加答覆有關創造性審查意見或者應對可能的無效程序的主動性。